中國企業在全球供應鏈中扮演愈來愈重要的角色，加上中美貿易戰的升溫，國內企業受到國際大型NPE的攻擊越發猛烈。近日，紫藤智慧財產權團隊協助客戶成功應對來自國際NPE的狙擊，通過美國多方複審（InterPartes Review，以下簡稱“IPR”）程式有效地擊退NPE，説明客戶以極優的條件達成和解。

案件概況

紫藤智慧財產權團隊服務的客戶為某大型跨國通訊集團（以下簡稱“紫藤客戶”）。紫藤客戶于2019年被一國際NPE（NonPracticing Entity,即非專利實施主體）在美國聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，該NPE主張紫藤客戶的產品侵犯了其一項涉及資料存儲裝置的專利(以下簡稱”涉案專利”)。

據悉，自2008年起，該NPE接連對包括戴爾、惠普和東芝在內的多家電腦廠商發起了專利侵權訴訟。隨後，該NPE又將目標對準智慧手機廠商，從2010年底起對蘋果、HTC、三星、LG、索尼、聯想和紫藤客戶等手機廠商提起專利侵權訴訟。

案件策略與難點

接受該案件管理委託後，紫藤智慧財產權團隊針對涉案專利開展技術分析工作並制定訴訟應對策略。除了在訴訟程式上與該NPE進行抗衡之外，紫藤團隊就向專利審查與上訴委員會（PTAB）提起IPR程式的可行性進行了評估。如採取申請美國IPR無效程式的措施，面臨的難點工作在於：

首要也是最艱難的挑戰是在先技術的尋找。為了尋找最佳的在先技術，全面性且大範圍的先前技術搜尋是必要的，並依據在先技術建立合理可能性成功地挑戰至少一個申請專利範圍。

第二個挑戰是時間限制。由於IPR請求必須在訴狀被送達後一年之內提交，對時間進度安排、在先技術搜尋計畫、美國律所選擇、專家人選等工作程式有不小的挑戰。

紫藤團隊針對IPR請求事項與客戶積極溝通，並在達成共識後，立即開展IPR請求的相關工作。

案件成果

PTAB於2021年初作出立案調查的決定，認定該涉案專利的多項權利項無效。此為非常難能可貴的勝利，尤其是該NPE在此前的專利訴訟案件和無效挑戰中都成功說服法官採用對其有利的申請專利範圍解釋。紫藤智慧財產權團隊及其美國律師憑藉強力論點在IPR程式中成功地說服PTAB，達成此前多個被告公司無法達成的結果。

另外，據USPTO的資料，PTAB案件立案成功率在2020年中有所下降（主要原因是PTAB有更大的拒絕立案自由裁量權，在此不詳述），相對2019年以前來說亦有所下降。紫藤智慧財產權團隊及其美國律師提出IPR請求後，向地方法院提出暫停訴訟的動議,並成功說服法官在暫停訴訟動議的命令中明確指出法官願意在IPR程式立案的情形下暫停地方法院的程式。該命令成功地預防PTAB否決立案的可能性,讓PTAB必須依據IPR請求的實質論點進行審查以做出是否立案的決定。在此策略下，紫藤智慧財產權團隊及其美國律師成功地達到規劃目的，並説明客戶取得了IPR程式上的一場勝仗。

最後，由於PTAB立案調查的結果可能連帶暫停該NPE目前正在進行中的多件專利侵權訴訟，如果涉案專利最終被無效，由其發起的系列訴訟所產生賠償金也將隨之湮滅。該NPE選擇迅速與紫藤客戶達成和解，並向PTAB提出中止程式的聯合動議。至於訴訟程式上，雙方也向地方法院提出因案件和解而暫停的動議。

此外，受該案影響，原持觀望態度的其他被告企業也紛紛提出IPR請求（基本上為複製紫藤與美國律所所提交的IPR請求），以期將IPR程式合併至紫藤客戶的IPR程式。IPR程式後續的發展仍在進行中，結果也值得令人關注。

觀察與結論

IPR立案率已從2014年的80%下降至2020年的60%，因此，許多人對IPR程式已逐漸失去信心。“但相較於訴訟程式，IPR程式仍是一個經濟、專業、快速的程式。”紫藤集團首席國際行銷官兼副總裁鄭浩欽律師表示。對被告企業而言，如何在低成功率下確保勝出，最重要是通過專業的智慧財產權訴訟管理團隊為企業輸出最有效的訴訟策略，再結合與美國律師充分的溝通配合，最終在地院和PTAB打出一場漂亮的勝仗。

對此案例，紫藤集團首席國際行銷官兼副總裁鄭浩欽律師認為：

這個案例是紫藤‘專業、高效、竭誠滿足客戶需求’服務理念的最佳體現，藉由自身專業的素養、完善的時程規劃、與美國律所以及專家緊密合作，以最有效的預算向客戶輸出滿意的結果。