Blog 本文は、最近の代表的な特許無効判決に対して簡単な分析を行い、将来の特許出願、特許無効、特許分析、および訴訟などの業務に対する実用的な提言を提供する。
2023年1月31日の第441001号の無効判決において（第一請求人：博士視聴システム（上海）有限公司、第二請求人：ヴァルダ・マイクロバッテリー有限責任公司、特許権者：惠州EVEエネルギー株式有限公司）、このケースの合議組は、通常の技術手段が広く知られているかどうかを判断するための基準を提供した。通常の技術手段が広く知られているかどうかを判断するためには、技術案で使用される技術手段だけでなく、技術手段自体が解決できる技術的問題が当業者によって広く知られているか、技術手段が達成する技術効果が当業者によって予測可能であるかどうか、予期しない技術効果をもたらすかどうかに焦点を当てる必要があり、これにより、通常の技術手段が客観的かつ正確に判断され、主観的な要因の影響が排除される。
このケースの請求項1は、バッテリーケースのケースベンド部とバッテリーキャップのシールエッジベンド部がバッテリーの外側に突出することを限定している。最も近い先行技術文献8には、バッテリーカップとバッテリーキャップのベンド部がバッテリーの内側に突出することが開示されている。この違いに直面し、合議組はこれが当業者にとって通常の技術手段であると認定したが、適切な分析の後、これが公知知識であるとは結論づけておらず、技術問題の広く知られている程度、技術手段の通常性、技術効果の予測可能性という3つの側面から、この違いが当業者にとって容易に考えられるものであると判断した。これに基づいて、請求項1は先行技術文献8に対して進歩性がないと判定された。特定の特徴が関連分野の通常の技術手段である場合、それは一般的に公知知識に含まれるとされていることが常識的に考えられている。しかし、この無効判決は通常の技術手段と公知知識との微妙な違いを認識し、つまり、通常の技術手段が必ずしも公知知識に含まれるわけではないことを認識した。個々のケースでは、通常の技術手段が公知知識に含まれるかどうかを判断するために、合理的な分析が必要である。さらに、この決定は、特定の技術手段が公知知識に含まれるかどうかを確定する際、必ずしも証拠に依存するわけではなく、論理的な分析と論理的な推理も受け入れられることも示している。無効審判請求者にとっては、技術的問題の広く知られている程度、技術手段の通常性、技術効果の予測可能性という3つの側面が相互に証明できれば、特定の技術手段が関連分野の公知知識であることを全面的に主張できる。一方、出願人または特許権者にとっては、特定の技術手段が関連分野の公知知識でない理由を説明する際に、上記の3つの側面のいずれかから出発してもよいことがわかる。
2022年8月17日の第57812号の無効判決（請求人：錦州漢拏電機有限公司、特許権者：Valeo電機設備公司）において、合議組は、請求範囲をさらに限定する場合、次のように補正すべきであると指摘した。（1）補正しようとする請求項に、他の請求項に記載されている一つ以上の技術的特徴を組み入れ、範囲の小さい新たな請求項を作成し、元の請求項を置き換える場合、元の請求項を残さないべきである。（2）補正後の請求項の数は、元の数と比較して予想を超える変更を発生しないべきである。（3）通常、請求項の増加や請求項の再作成を行い、請求範囲の体系の再構築を認めない。「審査指南」の第4部第3章第4.6.2節によれば、特許請求項のさらなる限定とは、請求項内に他の請求項に含まれる1つ以上の技術的特徴を組み入れて範囲を狭めることを指す。特許無効審判において、請求項の補正を許可することの本来の意味は発明をよりよく保護し、イノベーションを奨励するためである。実用新案の審査過程や復審査過程に比べ、特許の権利取得後の過程は公衆の利益を保護することに偏ることになる。上記の無効審判決定は、「請求項のさらなる限定」の補正方法に関する判断基準を再び明確にし、判事の認識が統一されていることを示している。
2022年7月26日の第57428号の無効判決（請求人：OPPO移動通信有限公司、特許権者：Nokia技術有限公司）において、合議組は優先権審査における同一主題の判断基準について次のように指摘した。先願の技術案における関連技術特徴は曖昧または不明確に述べられ、その優先権を要求した後願には詳細な説明が追加された場合、当業者が先願から上記の技術案を直接的に疑わなく導き出すことができなければ、その先願は後願の優先権として使用できない。
この無効判決の具体的な例として、後願の請求項には、「少なくとも1つの事前に決定されたシーケンスとそのサイクルシフトを使用して、データ非依存制御信号情報を配置する」との特徴が記載され、先願に関連する記載は「CAZACシーケンスなどのサイクルシフトを使用して、ハダマード展開によって提供される単一の直交リソースに複数の変調済みシーケンスを直交複写する」ことである。合議組は、上記の基準に基づいて、後願の前記特徴が、より上位な表現である「事前に決定されたシーケンスとそのサイクルシフト」を使用しており、一方、先願にはCAZACシーケンスとそのサイクルシフトの例しか記載されていない。そのため、後願の請求項は、CAZACシーケンス以外の他のシーケンスとそのサイクルシフトを使用してデータ非依存制御信号情報の他の実施形態を一般的に概説しており、これらの他のシーケンスには、後願の説明書に新しく列挙された「ZAC（ゼロオートコレレーション）シーケンス」、「RAZAC（ランダムZAC）シーケンス」などが含まれている。特許権者は、特定のシーケンスの選択が対象特許が先行技術に対する貢献ではなく、それにCAZACシーケンス、ZACシーケンス、RAZACシーケンスは技術分野で一般的に選択可能な一般的なシーケンスであると主張したが、これらは合議組に受け入れられなかった。つまり、優先権の同一主題に対する判断基準は、補正が範囲を超えることや引用文献の暗示的な開示に対する判断基準と同じ、即ち「直接的に疑わなく確定すること」である。筆者は、優先権の同一主題に関する多くの無効判決を調べた結果、ほとんどの判決がこの基準を厳格に適用していることがわかる。そのため、特許弁護士や特許弁理士はこの厳格な判断基準を考えながら特許出願書を準備し、分析意見を提供した方がよいであろう。
